“L’Oreal, omdat je het waard bent” is de veelgehoorde slogan van de parfum- en cosmeticaproducent. Maar wat vindt het Europese Hof daarvan op het moment dat Bellure zich misschien een enigszins  hoog L’Oréal-gehalte veroorlooft?
    Er bestond in Europa tot eind jaren ’90 een sterke verdeeldheid over de toelaatbaarheid van vergelijkende reclame. Zo gold er in België, Frankrijk en Duitsland een absoluut verbod en werd deze vorm van reclame in Engeland, Ierland, Zwitserland en Oostenrijk toegelaten. Om de interne markt binnen de Europese Gemeenschap te voltooien₁, heeft de Europese wetgever dit door middel van de implementatie van de Richtlijn 97/55/EEG willen harmoniseren en is het sinds 2002 toegestaan het merk van de concurrent expliciet te noemen in reclame-uitingen. Maar hoe verhoudt dit merkgebruik in vergelijkende reclame zich tot de Merkenrichtlijn? De kwestie L’Oréal/Bellure heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de beantwoording van deze vraag, maar staat niet op zichzelf. Daarom zal ik in deze annotatie deze zaak benaderen vanuit Europees merkenrechtelijk perspectief, tegen het licht van eerdere uitspraken die verband houden met deze ontwikkeling.

De Richtlijn Vergelijkende reclame definieert dit begrip als ‘elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd’. Uit de rechtspraak blijkt dat het begrip ten aanzien van de concurrent ruim dient te worden opgevat. Zo heeft het Hof in de zaak Toshiba/Katun₂ bepaald dat ook het refereren aan de concurrent, zonder te vergelijken, te beschouwen is als vergelijkende reclame en blijkt uit Veuve Clicquot₃ dat zelfs een reclame-uiting met een verwijzing naar een soort product, zonder daarbij een bepaalde onderneming voor ogen te hebben, een vergelijkende reclame kan zijn. Het gebruik van andermans merk in vergelijkende reclame werd zelfs gelijk gesteld aan het gebruik van het eigen merk₄.
    Opmerkelijk is dat ten aanzien van het product of de dienst in artikel 3 bis sub c van de Richtlijn Vergelijkende reclame (inmiddels als artikel 4 opgenomen in de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende en vergelijkende reclame) slechts een vergelijking van (minimaal) één kenmerk wordt vereist. Bij een prijsvergelijking hoeft dus geen kwaliteit te worden vergeleken. In het arrest Lidl/Colruyt wordt dat door het Hof bevestigd. Het Hof acht hier het belang van vergelijkende reclame groter dan de volledigheid van de boodschap. A-G Tizzano geeft aan dat vergelijkende reclame anders niet te realiseren zou zijn₅. Het artikel beoogt echter een objectieve vergelijking te realiseren. Daarnaast hanteert de Richtlijn Vergelijkende reclame het uitgangspunt dat vergelijkende reclame tegemoet dient te komen aan het fundamentele recht van de consument op voorlichting en het stimuleren van de concurrentie₆. Aannemelijk is dat een volledige informatievoorziening ten aanzien van het product of de dienst essentieel is voor een objectieve vergelijking èn voor het voorkomen van misleiding, waartegen de Richtlijn ook beoogt te beschermen. Uit de considerans bij de Richtlijn Vergelijkende reclame blijkt daarentegen dat voor een doeltreffende vergelijking het gebruik van een merk, handelsnaam of ander teken wèl noodzakelijk kan worden geacht₇. In artikel 3 bis lid 1 zijn in dit kader enkele voorwaarden opgenomen die dienen om een balans te bewerkstelligen tussen goede voorlichting aan de consument enerzijds en een waarborging van de rechten van de merkhouder anderzijds₈. In grote lijnen betekent dit dat vergelijkende reclame geoorloofd is, zolang de reclame-uiting niet misleidend of denigrerend is en duidelijke en objectieve informatie verschaft. Hierbij wordt uitgegaan van de opvatting die een gemiddelde, normaal geïnformeerde, omzichtig handelende en oplettende consument zal hebben₉ (de ‘Gut-Springenheide-consument’). Deze fictieve consument zal zich bewust zijn van de overdrijving en humor in de reclameboodschap en zal de uiting dan ook met een korrel zout nemen. Maar om een goede afweging te kunnen maken, verwacht ik dat deze consument ook kennis over de verschillende aspecten van een vergelijking wenselijk zal vinden.

Merken zijn tekens die dienen om te onderscheiden en deze vergelijking mogelijk te maken. Dit wil zeggen dat het teken (de grafische voorstelling) geschikt moet zijn om te onderscheiden, oftewel: het moet onderscheidend vermogen bezitten. Hierin is de primaire ofwel wezenlijke functie van een merk, de herkomstfunctie₁₀, gelegen. In het arrest Windsurfing Chiemsee₁₁ werd overwogen dat het merk geschikt moet zijn om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van de andere ondernemingen te onderscheiden. De kracht van een merk zit immers in de identificatie en is dermate belangrijk dat artikel 5 lid 1 sub a en b van de Europese merkenrichtlijn de waarborging van deze functie verplicht aan alle lidstaten. Optioneel is de waarborging van de in het tweede lid genoemde reclamefunctie, welke de mogelijkheid geeft het merk – dat staat voor factoren als imago, kwaliteit en goodwill – (via de media) uit te dragen. Hoewel ingevolge de Merkenrichtlijn lidstaten vrij zijn de bescherming tegen afbreuk van deze merkfuncties te waarborgen, kent het Hof deze bescherming in L’Oréal/Bellure nu aan alle houders van een Gemeenschapsmerk toe (r.o. 58), dus ook aan L’Oréal.

Merkgebruik in vergelijkende reclame beoogt de merken van elkaar te onderscheiden en de verschillen op objectieve wijze weer te geven₁₂. Dit wordt in beginsel beoordeeld op grond van de Reclamerichtlijn (2006/114/EG), terwijl refererend merkgebruik ter aanduiding van de herkomst van producten en diensten op grond van de Merkenrichtlijn beoordeeld dient te worden. De reden hiervan is dat men ten behoeve van de consument een liberaal regime heeft willen hanteren voor merkgebruik in vergelijkende reclame₁₃. Naar aanleiding van de Richtlijn Vergelijkende reclame is met het Pippig Augenoptik-arrest duidelijk geworden dat noodzakelijkheid geen voorwaarde is voor de toelaatbaarheid van merkgebruik in vergelijkende reclame. Hierin werd overwogen dat zolang de advertentie in overeenstemming is met de rechtmatigheid zoals in het Gemeenschapsrecht neergelegd, artikel 3 bis hier niet aan in de weg staat₁₄. Ten aanzien van het merkenrecht is in het arrest Gillette/LA Laboratories bepaald dat het merkgebruik in vergelijkende reclame noodzakelijk is indien dit de enige manier is om het publiek duidelijk en volledig voor te lichten over de bestemming van het product of de dienst en mag het niet in strijd zijn met eerlijk gebruik in nijverheid en handel₁₅.
    Met de zaak O2/Hutchinson 3G heeft de rechtspraak enige vaste grond onder haar voeten gekregen omtrent de vraag hoe merkgebruik in vergelijkende reclame gekwalificeerd moet worden ten aanzien van de werkingssfeer van artikel 5 lid 1 sub a of b van de Merkenrichtlijn. In de eerste plaats heeft het Hof het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de concurrent, gelijk gesteld met gebruik voor eigen waren of diensten (r.o. 36)₁₆. Onder verwijzing naar considerans 15 van de Richtlijn Vergelijkende reclame heeft het Hof bepaald dat de merkhouder niet kan optreden tegen merkgebruik in vergelijkende reclame zolang aan de voorwaarden van artikel 3 bis is voldaan. Het Hof geeft aan dat dit in relatie tot de Merkenrichtlijn (artikel 5 lid 1 sub b) geen probleem moet zijn, omdat merkgebruik dat op grond van dit artikel verboden zou kunnen worden, onmogelijk kan voldoen aan alle voorwaarden in artikel 3 bis van de Richtlijn Vergelijkende reclame (r.o. 50). Andersom geldt dit hetzelfde. De Merkenrichtlijn en de Reclamerichtlijn passen als het ware als puzzelstukjes in elkaar.
    In de L’Oreal/Bellure-zaak was de vraag aan de orde of de vergelijkingslijsten, zoals opgesteld door Bellure, die de namen van beschermde merken bevatten, als ‘vergelijkende reclame’ konden worden gekwalificeerd. Met de vergelijkingslijsten werden de merken doelbewust naast elkaar gepresenteerd om deze met elkaar te vergelijken. Hierdoor wordt de associatie de consument feitelijk voorgeschoteld, maar is – mede door de wijze van presenteren – geen sprake van verwarring. Onder verwijzing naar de arresten Arsenal Football Club₁₇, Anheuser-Busch₁₈ en Adam Opel₁₉  heeft het Hof geoordeeld dat een merkhouder het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan zijn merk kan laten verbieden, ook wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie, maar wel aan één van de overige functies van het merk, zoals met name de communicatie-, de investerings- of de reclamefunctie ervan (r.o. 58 en 65). Ten aanzien van de geoorloofdheid van de vergelijkingslijsten tegen het licht van de Richtlijn Vergelijkende reclame, oordeelt het Hof dat de adverteerder in vergelijkende reclame niet tot uitdrukking mag brengen dat hij imitaties of namaakproducten van het merk op de markt brengt. Het Hof concludeert dat de vergelijkingslijsten tot doel en gevolg hebben de aandacht van de consument te vestigen op het originele parfum, hetgeen bevestigt dat de parfums van Malaika en Starion imitaties van de beschermde merken zijn (r.o.66)₂₀.

5. Verwarring en verwatering
Het bestaan van verwarring is het traditionele inbreukcriterium in het merkenrecht. Verwarring is geen feitelijk, maar een rechtsbegrip en bestaat wanneer het publiek meent dat de waren (niet van dezelfde onderneming maar) van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn₂₁. Verwarring dient te worden onderscheiden van ‘verwatering’. Hiervan is sprake als de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk wordt aangetast. Artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn beschermt de merkhouder hiertegen. Verwatering heeft tot gevolg dat het merk minder geschikt wordt om waren of diensten te identificeren, oftewel het raakt de wezenlijke herkomstfunctie van het merk₂₂. De bepaling spreekt over gebruik van het teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn, dus situaties waarin niet direct verwarring hoeft te bestaan, waarmee de bescherming beperkt lijkt.
    Een soort product is vergelijkbaar als in dezelfde behoefte wordt voorzien (artikel 3 bis lid 1 onder b Richtlijn Vergelijkende reclame) en dat wil zeggen dat de consument de producten in voldoende mate kan substitueren₂₃. In de zaak Davidoff/Gofkid heeft het Hof nadere invulling gegeven aan de toepassing van artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn door te beslissen dat, gelet op de algemene opzet en doelstelling van de regeling waarvan deze deel uitmaakt, dit artikel niet zodanig kan worden uitgelegd dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt₂₄. Hiermee was de beschermingsomvang van bekende merken ten aanzien van de maatstaf in adidas/Fitnessworld, die inhield dat associatie (slechts) iets zegt over de mate van overeenstemming₂₅, aanzienlijk verruimd. In de L’Oréal-kwestie was de maatstaf van Davidoff/Gofkid van belang omdat, hoewel de productsoort (parfum) vergelijkbaar is, de afzetmarkt van beide ondernemingen verschilde. De producten van L’Oréal zijn verkrijgbaar in de parfumerieën en luxere warenhuizen. De producten van Bellure werden daarentegen aangeboden in de discountshop of op de markt, hetgeen de reputatie van L’Oréal-parfums als luxeproduct niet ten goede zou komen.
    Het Hof verwijst verder naar de zaak Intel/Intelmark (r.o. 37). In deze zaak kwam Intel op tegen de registratie van het merk INTELMARK voor diensten van een Engels telemarketingbedrijf. Dit zou een samenvoeging zijn van de woorden ‘intellectuele’ en ‘marketing’. Hoewel het niet om producten of diensten, vergelijkbaar met die van het computerbedrijf Intel Corporation ging, was Intel van mening dat de consument bij het zien van het merk INTELMARK aan het van de computerprocessors bekende Intel zou denken, waardoor het onderscheidend vermogen van het merk INTEL zou verminderen en het bedrijf schade zou ondervinden. Het Hof oordeelde dat het mogelijk is dat de consument de beide merken zal associëren, maar dat dit alléén onvoldoende is om een merkinbreuk aan te nemen. Van verwatering zou alleen sprake zijn als het economisch gedrag van de consument ten aanzien van Intel-producten is gewijzigd of waarschijnlijk zal wijzigen door het gebruik van de merknaam INTELMARK₂₆. De eisende merkhouder zat met de handen in het haar. Dit bewijs, en met name het causaal verband tussen de verwatering en het veranderende gedrag van de consument is zo goed als onmogelijk te leveren₂₇.

6. Ongerechtvaardigd voordeel
In de uitspraak L’Oréal/Bellure bouwt het Hof voort op het INTEL-arrest door het  begrip ‘ongerechtvaardigd voordeel’ uit te leggen. Het omschrijft het begrip als ‘het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt’, hetgeen op het zelfde neerkomt als het begrip ‘oneerlijk voordeel’ in artikel 3 bis lid 1 van de Richtlijn Vergelijkende reclame (r.o. 77)₂₈ en alle gevallen omvat waarin duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk (r.o. 41). Er is sprake van inbreuk wanneer een derde₂₉ in het kielzog van het bekende merk probeert de varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk en om zonder financiële vergoeding profijt te trekken uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft geleverd om het imago van het merk op te bouwen en te onderhouden (r.o. 49).  Een globale beoordeling moet uitwijzen of hiervan sprake is. Hierbij dienen alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht te worden genomen, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn₃₀. Hier voegt het Hof aan toe dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld₃₁ en dat hoe directer en sterker de associatie tussen merk en teken, hoe groter de kans is dat  gebruik van het teken vroeg of laat leidt tot ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (r.o. 44). Hiermee ging de vlag uit bij de merkhouders omdat dit de bewijslast die in de Intel-zaak ten aanzien van de gedragswijziging van de consument op hen kwam te rusten, zou zijn afgenomen. Het enige dat voor bescherming op grond van artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn nog vast moet komen te staan, is dat de vermeende inbreukmaker opzettelijk overeenstemming tussen de merken heeft nagestreefd en dat de consument het verband tussen de twee merken legt. Schade, verwarringsgevaar of gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk zijn niet vereist (r.o. 50 en 74)₃₂. De slogan “L’Oréal, omdat je het waard bent” geldt niet langer voor Bellure.
    Hoewel de beschermingsomvang voor de merkhouder met dit arrest is toegenomen, rust op hem een nieuwe bewijslast, namelijk ten aanzien van het aantonen van het opzettelijk exploiteren van de bekendheid van zijn merk door de vermeende inbreukmaker. Het Hof stelt in rechtsoverweging 44 dat ‘hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld’. Dit zou aannemelijk kunnen zijn, maar het lijkt mij niet zondermeer het geval. Om opzet (het ‘proberen’, r.o. 49) aan te tonen, moet de intentie van de vermeende inbreukmaker vastgesteld worden. Dit zal niet altijd makkelijk zijn. In elk geval lijkt mij opzet niet aanwezig wanneer men een in artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn genoemde ‘geldige reden’ heeft om gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is. Wat het Hof hieronder verstaat, is nog niet geheel helder, maar het criterium dat bij de uitleg van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE in het Beneluxmerkenrecht gehanteerd wordt, lijkt mij na L’Oréal/Bellure in het Gemeenschapsmerkrecht niet meer haalbaar. Dit criterium houdt in dat er sprake is van een geldige reden wanneer er een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van de derde niet in redelijkheid kan worden verwacht dat hij zich ondanks de schade die de merkhouder eventueel lijdt, van het gebruik van het teken onthoudt. Een ‘zodanige noodzakelijk juist dat teken te gebruiken’, lijkt mij moeilijk verenigbaar met de onrechtvaardigheid die volgt uit ‘het profiteren van de aantrekkingskracht (…) van dat merk’ en ‘(…) uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft geleverd om het imago van het merk op te bouwen en te onderhouden’. Wanneer men werkelijk een noodzakelijke reden heeft een vergelijkend merk te gebruiken, zal men juist moeite moeten doen om ‘uit het kielzog’ van het bekende merk te blijven, zodat van ‘opzettelijk profiteren van’ geen sprake kan zijn.
    Voorafgaand aan het L’Oréal/Bellure-arrest tekende zich de eerste contouren van een omschrijving van ‘ongerechtvaardigd voordeel’ af in het BMW/Deenik-arrest voor de situatie waarin bij het publiek een verkeerde indruk wordt gewekt over de relatie tussen de adverteerder en de merkhouder₃₃. Vervolgens werd deze toets toegepast in Toshiba/Katun, waarin de vermelding van artikelnummers van de adverteerder naast die van de merkhouder werd opgevat als vergelijking van kwaliteit₃₄. Dit kwaliteitscriterium wordt in L’Oréal/Bellure genoemd als oorzaak voor verwatering (r.o. 40). Voor het antwoord op de vraag of in het onderhavige geval sprake was van ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken uit’ lijkt het Hof bij de globale beoordeling van omstandigheden van het concrete geval minder gewicht te hebben toegekend aan het reeds genoemde verschil in afzetmarkt. Dit in tegenstelling tot het arrest Siemens/VIPA₃₅ waar het publiek voor wie het product bestemd was, bepalend was. Hier werd vastgesteld dat geen sprake was van verwarringsgevaar en hiermee niet uit ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk, omdat het (in casu gespecialiseerde) publiek in staat zou zijn onderscheid te maken tussen de producten van de adverteerder en van de merkhouder. Daarbij merkte het Hof op dat het voordeel dat consumenten hebben bij een reclame moet worden meegewogen in de beoordeling van de vraag of met de reclame oneerlijk voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de concurrent. Het Hof leek het gebruik van artikelnummers van de merkhouder wel de kunnen waarderen, omdat de consument anders met lijsten (!!!) zou moeten werken. Dat zou voor zowel de consument als de adverteerder nadelig zijn. Ook op dit punt lijkt met L’Oréal/Bellure tegemoet te zijn gekomen aan de rechten van de merkhouder. Bij de interpretatie van ‘het publiek’ als maatstaf plaatst Kabel echter de vraag of het recht wel gebaat is bij het gebruik van de fictieve Gut Springenheide-consument. Volgens hem kan het gebruik van dergelijke fictie schadelijk zijn voor zowel de consument als de merkhouder, omdat niet snel sprake zal zijn van afbreuk aan de merken of andere onderscheidende tekens, waardoor vergelijkende reclame vaak toelaatbaar zal zijn. De inbreukmaker trekt hiermee aan het langste eind trekt₃₆: ontoelaatbare reclame levert hem immers in meer of mindere mate wel naamsbekendheid op₃₇.

De plaats waar vergelijkende reclame de consument het meest treft, zal zonder twijfel de supermarkt zijn. Supermarkten proberen sinds jaar en dag de uiterlijke kenmerken van hun huismerken in overeenstemming met die van de A-merken te brengen. Voor hen is het arrest L’Oréal/Bellure van belang, omdat het Hof de strekking van ‘imitatie of namaak’ in artikel 4 sub g van de Richtlijn Vergelijkende reclame heeft uitgelegd. In rechtsoverweging 75 worden ook reclameboodschappen die ‘geschikt zijn om dat idee aan de doelgroep over te brengen’ hieronder gerekend. In rechtsoverweging 76 wordt aangegeven dat bovendien irrelevant is dat of die imitatieboodschap betrekking heeft op ‘de waar (…) in haar geheel of slechts op (…) een belangrijk kenmerk ervan’.  Met name dit laatste vereist dat supermarkten meer een beroep moeten gaan doen op hun eigen creativiteit bij het ontwerpen van huismerkverpakkingen. Hier zijn niet alleen de houders van A-merken bij gebaat, maar ook de consumenten. Met meer diversiteit in de supermarkt, weet ook de consument die zich niet tot het Gut Springenheide-model mag rekenen, beter wat hij koopt, of misschien liever gezegd: wat hij niet koopt. De keuze is aan de consument, omdat hij het waard is.